浅析商标侵权例外情形中的商标指示性合理使用——以乐高博士诉童汇公司案为例

【前言】

“乐高博士有限公司与上海童汇文化传播有限公司商标权权属、侵权纠纷案”[1]入选上海市普陀区人民法院知识产权保护十大案例。本案一审判决有多处亮点，包括依法界分了商标指示性使用的范围、依法认定了域名侵权行为、依法不认定乐高活动中心为知名产品特有名称等。其中，本案判决对商标指示性使用之范围的依法界分，具有典型意义。因此，本文主要分析本案判决中有关商标指示性使用的裁判亮点，并探讨我国司法实践中的商标指示性使用之认定问题（限于篇幅，本案中其他争议焦点不作展开分析）。

案情简介

乐高集团是丹麦的全球知名玩具公司，在上海有十几家经合法授权的乐高活动中心。原告乐高博士有限公司（以下简称“乐高博士”）系乐高集团旗下的公司，在第41类服务上拥有 “LEGO”、“乐高”等注册商标，是lego.com和lego.com.cn域名的所有者。原告发现，被告上海童汇文化传播有限公司（以下简称童汇公司）开设两家“乐高活动中心”，并在两中心的经营活动和对外宣传中使用乐高系列商标；被告运营www.legosh.com作为其提供服务的官方网站，在网站的页面设计、宣传、文章中大量使用涉案乐高商标；被告在宣传中自称其为原告授权的“乐高活动中心”，采用乐高教育独特的装饰装修风格和教学材料。原告认为被告的行为构成商标侵权及虚假宣传，诉请要求被告立即停止侵权，注销相关域名并赔偿损失。被告称，其已获得第三方授权，可以销售乐高品牌玩具，设立乐高活动中心之目的为提供产品售后配套指导服务，其在经营场所对乐高商标的使用未超出授权范围，构成商标的指示性合理使用，不构成商标侵权或虚假宣传。

核心争议点与法律分析

核心争议点：被告在其经营场所、网站等处使用涉案标识的行为是否构成商标侵权，亦即，被告有关商标指示性合理使用的抗辩是否成立？

法律分析：判断被告的抗辩是否成立，首先需分析其涉案行为的性质（商品商标使用行为与服务商标使用行为），并分别遵循以下思路分析被告的涉案行为：

1.商品商标：商标描述性合理使用，不构成商标侵权

本案中，被告获第三方授权，销售乐高玩具并在乐高玩具上使用相关商品商标，属于商标描述性合理使用，符合《商标法》[2]第59条第1款的规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”另一方面，原告也未指控被告的商品商标使用行为，即被告在获得授权销售的乐高玩具上使用乐高商标的行为。可见原告默认此为商标合理使用行为，不构成商标侵权。

因此，下文仅就被告在服务场所使用“乐高”相关标识的行为进行侵权分析与商标指示性使用分析。

2.服务商标：是否构成商标指示性使用
商标指示性使用，是为了客观地说明（即指示）商品或服务的特点、用途等而在生产经营活动中使用他人注册商标标识的行为。需要注意的是，商标指示性使用发挥的是“说明”作用，涉及的是信息的表达与传递而并未发挥识别来源的作用[3]，因此，商标指示性使用并非“商标性使用”。

判断被告涉案行为是否构成商标指示性合理使用，首先应判断该行为是否属于商标指示性使用；若属于商标指示性使用，再判断该行为是否超出商标指示性使用的合理范围，若超出范围，则不构成商标指示性合理使用，侵犯了原告的注册商标专用权。

本案中，被告经合法渠道购进正品乐高玩具并销售，其在玩具上使用了原告注册的商品商标；同时，被告在店铺招牌、活动课程表等多处服务场合使用原告注册的服务商标。可推知，上述行为意在说明商品和服务的特点、用途，属于商标指示性使用行为。

涉案行为是否属于商标指示性合理使用呢？被告仅获得了销售乐高正品玩具的授权，有权为指示商品来源而使用原告的注册商标，例如，在玩具包装上使用原告注册的商品商标；但是，被告在店铺招牌、员工服饰、宣传册、网站等处使用了与原告商标相同的标识，已超出指示所销售商品必需使用的范围。综合判断被告的使用意图和使用方式，其行为超越了商标指示性使用的保护边界。且被告在使用上述标识时，并未附加其他标识来区分服务来源，足以造成公众混淆。

因此，被告童汇公司经授权销售乐高玩具，系商品商标的指示性合理使用；但被告在店铺装修、官方网站等处的商标性使用行为则超出了商标指示性使用的合理范围，构成对原告服务商标专用权的侵犯。

法院判决

上海市普陀区人民法院认为，被告童汇公司在店铺装修、官方网站等处的乐高标识使用行为超出了商标指示性使用的合理范围，构成商标侵权；涉案域名构成对原告“LEGO”商标的侵权，且与原告域名主体部
分“lego”相似，足以引人误认，亦构成不正当竞争。被告在与原告并无授权关系的情况下，在宣传中试图建立与原告之间的关联关系，从而获得相关竞争优势的行为，构成虚假宣传。

综上，法院判令被告立即停止侵权行为，立即注销www。legosh。com域名，赔偿原告经济损失及合理支出合计50万元。本案系一审审结。

商标指示性合理使用涉及的法律问题

前文已介绍商标指示性使用与商标指示性合理使用的基本概念，在此不做赘述。下面笔者将简要介绍相关法律与规范性文件依据、我国司法实践中这一规则适用的共性与分歧点。

法律与规范性文件依据：
我国尚未以立法形式明确商标指示性使用之规则,《商标法》仅涉及商标描述性合理使用，即第59条第一款。

不过，有部分规范性文件涉及商标指示性使用，如《国家工商行政管理局关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店 (专修店) 企业名称及营业招牌的通知》第2条[4]、《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条[5]和第27条[6]均涉及商标指示性使用的有关内容。

这导致了各地法院有关商标指示性使用的认定与适用等问题上的分歧。

常见裁判思路：
尽管各地法院在商标指示性使用的认定和适用问题上存在较多分歧，但各地法院的相关裁判思路仍存在共通之处。

一是审理思路的共性，如图所示：

二是判断商标指示性使用的构成要件方面：“商标性使用的必要性”“使用方式的合理性”“使用人主观上须为善意”是各地法院普遍较为认可的商标指示性使用之构成要件。

有关商标指示性使用的分歧

1.商标指示性使用成立的前提条件是否包括“销售正品”？

目前司法实践基本上将商标指示性使用认为是“为指示商品真实来源而对商品所附着的商标进行使用的行为”, 因此大部分法院首先查明商品是否来源于正规渠道。例如,在娜利公司与柯友锦、淘宝公司侵害商标权纠
纷案[7]中, 法院明确指出意在表明所售商品的品牌信息而使用他人商标的行为,属于商标指示性使用,只有在涉案商品本身侵犯商标专用权的前提下,该种指示性使用行为始构成侵权行为。在乐高博士诉童汇公司案中
，法院则未将“是否销售正品”纳入到判断涉案行为是否构成商标指示性使用的考量范围之中。

笔者认为，是否销售正品，将影响商标的识别来源功能与商标权人的商誉；而商标指示性使用不是商标性使用，并不涉及商标的识别来源功能和商标权人的商誉。因此，是否销售正品不是商标指示性使用成立与否的
前提条件。

2.商标指示性使用的构成要件是否包括“混淆可能性”？

目前，对于商标指示性合理使用与混淆可能性判定之间的关系，即混淆可能性是否应当作为商标指示性使用的构成要件，我国的司法实践中尚未形成统一的裁判规则。

笔者认为，商标指示性使用的目的为客观说明商品或服务的特点、用途，本身不具有混淆的可能；不存在混淆可能性，是商标指示性使用之基本特征与当然的法律后果。因此，不应将混淆可能性作为商标指示性使用的构成要件之一。

各地法院存在三种不同的裁判思路：其一，认为仅构成服务商标侵权，如上海市高级人民法院审理的维多利亚的秘密商店品牌管理公司与上海麦司投资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[8]、上海知识产权法院审理的古乔古希股份公司与嘉兴盼多芙商贸有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案[9]等。其二，认为仅构成商品商标侵权，如江苏省高级人民法院审理的联想（北京）有限公司诉顾清华商标权纠纷案[10]等。其三，认为同时构成商品商标和服务商标侵权，如佛山市顺德区人民法院审理的宝骏汽车维修有限公司与米其林集团总公司侵害商标权纠纷案[11]等。笔者认为，超出合理范围的商标指示性使用，是构成商品商标侵权还是服务商标侵权，应根据具体个案中的侵权行为之情形来判定。例如，未经授权在店铺招牌等处使用他人注册的商品商标，属于在销售、服务中不正当地使用他人注册的商标，仅构成服务商标侵权；在未经授权的商品上使用他人注册的商品商标并销售该商品，则构成商品商标侵权。

本文观点

综上所述，商标指示性使用与商标指示性合理使用在司法实践中的适用有以下要点：

1.商标指示性合理使用是商标侵权的例外情形即在涉案行为符合商标侵权要件的情形下，若行为符合商标指示性合理使用的构成要件，则不构成商标侵权。

2.商标指示性使用是商标指示性合理使用的上位概念因此，首先应判断涉案行为是否符合商标指示性使用的构成要件，即“商标性使用的必要性，使用方式的合理性，使用人主观上须为善意”；若涉案行为属于商标指示性使用，再判断该行为是否超出商标指示性使用的合理范围，若超出范围，则不属于商标指示性合理使用，侵犯了原告的注册商标专用权。

【参考文献】

[1]参见上海市普陀区人民法院民事判决书（2017）沪0107民初1408号判决书。

[2]参见《中华人民共和国商标法》（2013修正）。

[3]参见冯晓青，陈彦蓉：《商标指示性合理使用问题研究》，载《知识产权与市场竞争研究》2021年第1期，第167-203页。

[4]《国家工商行政管理局关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店 (专修店) 企业名称及营业招牌的通知》第2条规定:“商品销售网点和提供某种服务的站点, 在需说明经营商品及提供服务的业务范围时, 可使用‘本店修理 × × 产品’‘本店销售 × × 西服’等叙述性文字,且其字体应一致,不得突出其中商标部分。”

[5]《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条规定：“正当使用商标标识行为的构成要件有哪些? 构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：(1)使用出于善意;(2)不是作为自己商品的商标使用;(3)使用只是为了说明或描述自己的商品。”

[6]《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第27条第3项规定：“在销售商品时, 为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的。”

[7]参见杭州市余杭区人民法院(2015)杭余知初字第533号民事判决书。

[8]参见上海市高级人民法院 (2014) 沪高民三 (知) 终字第 104 号民事判决书。

[9]参见上海市高级人民法院 (2014) 沪高民三 (知) 终字第 104 号民事判决书。

[10]参见上海知识产权法院（2015）沪知民终字第185号民事判决书。

[11]参见广东省高级人民法院（2014）粤高法民三终字第239号民事判决书。