商标专用权不止于注册--从“精粉世家”13年的纠葛与纷争观察

发布时间:2022-07-19 作者:admin

武汉经营了13年 “余记精粉世家”的面馆使用的“余记精粉世家”注册商标被宣告无效,被迫更换店面招牌的事情在武汉市餐饮界成为讨论热点。我们从这家武汉著名的餐饮老字号13年的纠葛与纷争进行了梳理:


余艳梅和王丛兴自2003年交往,原系男女朋友关系,双方也是合伙人关系。双方共同设立了武汉市江汉区余记面馆。余艳梅说从2008年开始,就开始用“余记精粉世家”的招牌开始经营面馆,生意越做越红火,但一直没有进行商标注册,直到2015年12月余艳梅才以武汉市江汉区余记面馆(个体执照)在43类(餐馆)申请了“余记精粉世家”商标注册,2017年核准注册,核准的商标申请人为余艳梅。


另,2012年9月7日“精粉世家”被广西某公司在第43类(餐馆)注册申请,2014年注册成功。2019年6月27日,几经转手武汉某渔业有限公司受让取得“精粉世家”的注册商标后,随即该公司以具有近似性为由向国家知识产权局申请宣告“余记精粉世家”商标无效。2020年5月20日,国家知识产权局宣告“余记精粉世家”商标无效;2020年8月7日至2021年3月25日期间经过两审后,北京市高级人民法院判决维持了国家知识产权局对“余记精粉世家”商标无效宣告。

由此,余艳梅被迫更换了经营多年的“余记精粉世家”招牌,改名为“余艳梅拌面世家”。

从整个事件的经过来看,涉及到餐饮企业商标运营的法律问题,正是由于余艳梅在商标注册、使用、保护过程中缺乏商标法律意识,导致在商标授权、确权程序中处于被动,最终导致败诉的结果。


 

她做错了什么

1、错失“申请在先”的机会

早在2008年开始,余艳梅使用含有“精粉世家”字样的招牌开店,而没有及时申请商标专用权,我国《商标法》第31条:“两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告”。该条款规定了商标注册的“申请在先”的原则。 正是“精粉世家”的商标被别人先申请了,为后面10余年的纠纷埋下了隐患。

2、未进行有效的商标专用权动态管理

余艳梅取得“余记精粉世家”注册商标后,疏于管理,以为注册成功就万事大吉了,没有定期监测与维护(比如,及时变更通信方式等),没有建立主体商标的护城河体系(比如,注册联合商标与防御商标);且委托的商标代理机构广东某网络知识产权有限公司武汉分公司在2017年1月4号也因故注销了。导致国家知识产权局进行无效审查时因注册商标证上记载地址与店面经营地址不一致,而无法通知余艳梅,也无法通知代理机构,所以国家知识产权局进行了公告送达。是导致余艳梅错过答辩期,处于被动的重要原因。

商标专用权不止于注册--从“精粉世家”13年的纠葛与纷争观察


3、存在注册商标不规范使用

余艳梅多年使用的店面招牌,突出使用了“精粉世家”的文字,与其注册的商标文字排列方式不同。

商标专用权不止于注册--从“精粉世家”13年的纠葛与纷争观察

 

这种不当使用注册商标的行为,不仅未能通过实际使用而增强与 “精粉世家”商标的区别,反而会增加与 “精粉世家”的近似度,《商标法》强调商标的“显著性”,在本案中可着重考虑通过长期使用产生“显著性”,从而在实际中形成与“精粉世家”商标的区别。但余艳梅的面馆招牌使用的文字排列方式与“余记精粉世家”注册商标不一致,没有形成一一对应关系,从而无法主张通过长期使用产生与在先注册“精粉世家”商标的明显区别,擅自改变注册商标的结构与排列顺序导致与注册商标发生较大变化的,一般不视为注册商标的使用。


 

法律专业上值得讨论的问题


1、商标评审程序中送达违法对行政诉讼的影响

余艳梅认为,在商标无效宣告程序中,由于商标评审委员会未通知或通知送达程序不当导致未行使答辩权力,导致败诉。对于这一程序问题,北京知产法院一审认为:“程序上虽有瑕疵,但并不影响其作出正确的审查结论”;北京高院二审认为:“国家知识产权局于2020年5月20日作出被诉裁定未违反法定程序规定”。可见,一审、二审中均未支持。


我们认为,因本案无效宣告案件评审过程中,“余记精粉世家”商标发生转让(由王从兴方转回到余艳梅方),故国家知识产权局应向余艳梅(受让方)邮寄送达《商标评审案件主体资格承继告知书》,由其在收到通知后30天内书面确认是否承继评审案件主体。但由于商标记载的地址未及时变更导致邮寄送达被退回而转成公告送达,且评委会在送达公告期满后未满30天就作出了被诉裁定。这也是一审判决中认为“程序上虽有瑕疵”的原因,而对此北京市高级人民法院2019年4月24日发布的《商标授权确权行政案件审理指南》1.5条、3.5条中有相关的规定:

“1.5 【未通知诉争商标受让人参加评审的法律后果】 商标评审程序中,诉争商标已经发生转让,国家知识产权局商标评审部门(以下简称商标评审部门)未通知受让人参加评审程序,直接作出对其不利的行政裁决,受让人在诉讼中能够证明被诉行政裁决理由和结论违法的,对其提出撤销被诉行政裁决的主张,可以予以支持;但受让人在诉讼中不能证明被诉行政裁决理由和结论违法的,对其提出撤销被诉行政裁决的主张不予支持。

3.5 【送达程序不当】 商标评审部门无法提供当事人收到案件相关材料的直接证据,但其能够提供已经通知当事人参加评审程序的初步证据,且被诉裁决理由和结论均无不当,存在下列情形之一的,当事人主张送达程序违法,可以不予支持:(1)当事人除主张送达程序违法外,未提出实体理由的;(2)当事人除主张送达程序违法外,同时主张实体理由, 但该理由不成立或者不属于本案审理范围的。”

从上述规定来看,即使评委会在评审程序中确实发生了未通知受让人或在当事人主张送达程序违法,但在诉讼中未能证明被诉行政裁决理由和结论违法的,受让人提出撤销被诉行政裁决的主张不予支持。

因此,要扭转目前被动的局面,余艳梅一方还需提出新的事实和理由证明被诉裁定存在错误。

2、案件后续反转的可能性

在余艳梅注册的商标被宣告无效后, 能否有其他办法保留其实际使用13年的招牌呢?


其本质上是属于使用多年的未注册商标,可从在先使用的未注册商标的方向上寻求保护。依据《商标法》13条第2款规定了未注册驰名商标的保护,若余艳梅实际使用的商标在引证商标注册申请日以前的知名度达到驰名程度,则余艳梅可以向国家知识产权局申请宣告“精粉世家”商标无效。


其次,假设余艳梅不更换而继续使用其原有的招牌,其可依据《商标法》第59条第3款:“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。”规定,以“在先权利”且已产生一定知名度为由,在继续使用中受到侵权警告时,可提起确认商标使用不侵权之诉而保留继续使用原有招牌的权利。


再次,若双方达成《商标共存协议》的基础上,余艳梅可继续使用或重新注册“余记精粉世家”的商标专用权。当然在理论上,《商标共存协议》处分的是权利人的私权利益而能够排除两者之间的相似性;还是属于公权利益而应保障公众认知不混淆,从而不能绝对排除两者之间的相似性的问题存在一定争议。


最后,我国《商标法》第15条:“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册”,该条款是关于代理人或特定关系人抢注。

《商标法》第32条:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,该条款是关于以不正当手段抢注的规定。在理论界存在第15、32条中“注册”含义是否应扩张解释为“包含取得注册商标专用权的方式”(包括注册申请、转让申请、独占许可合同备案)的争议,若可以扩张解释,则武汉某渔业公司受让方式取得“精粉世家”商标专用权的行为的合法性可能会面临司法审查;若只能缩限解释,则不能对此进行合法性审查。两者在后续发展上可产生明显不同的法律后果……

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